はじめに
「部品・部材の供給」関係の問題点は、本当にたくさんあります。
以前にも、この問題に関連する事例を取り上げました。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
もう１つ取り上げたいと思います。
事例
・Ｘ社は、Ｙ社に、Ｘ部材を供給している。
・Ｙ社は、Ｘ部材を用いて、Ｙ製品を製造している／Ｙ方法を使用している。
・実は、Ｘ社は、Ｙ製品を充足する物の発明／Ｙ方法と同じ方法の発明につき、
Ｘ社は、Ｙ社に、（Ｙ製品の製造・販売等、Ｙ方法の使用に対し、）特許権を行使できるか？
検討
事前に取り決めをする
この場合、Ｘ社とＹ社で、ちゃんと契約をしておけば、本来何も問題が生じません。
Ｙ社としては、（Ｘ部材を用いて）Ｙ製品を製造する／Ｙ方法を実施することが前提で、Ｘ部材の供給を受けるのであれば、当然ケアしておく必要があるからです。
取り決めをしておかないと、Ｙ社としては、Ｘの特許発明を実施するのが大前提だと思っていても、Ｘ社としては、（Ｙ社がＸ部材をどのように使うかまでは把握していない場合も多く、）実施許諾を容認したつもりはないかもしれません。
いずれにしても、まず、Ｙ社としては、Ｘ社との間で部品供給契約を締結するに際し、
① Ｘ社の特許権に関して、明示的に実施許諾を受ける
（ライセンス料はＸ部材の値段にのっけたり、あるいは、別途支払う）か、
② 供給契約に、「Ｘ社が、Ｙ社に対し、Ｘ部材を使用する場合には、
Ｘ社の特許権（バックグラウンド特許）を行使しない」、
と取り決めができれば、特に問題は生じません。
事前の取り決めがない場合
本来的に、事前に契約でちゃんと取り決めておけば、後の紛争はかなり防げるのですが、現実には、ちゃんとした取り決めがない事例もでてきてしまいます。
特許保証規定がない場合のお話は、以前にしました。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
今回の場合は、
② Ｙ： Ｙ実施（Ｙ製品の製造・販売等／Ｙ方法の使用等）
③ Ｙ製品／Ｙ方法は、Ｘ特許権の特許発明（物／方法の発明）の技術的範囲
に属する
ということで、特許権侵害が成立してしまいます。
取り決めがある場合には、Ｙ社としては、実施許諾の抗弁（実施許諾を受けているので、侵害にならない）を主張することができ、侵害にはあたらないことになります。
一方、取り決めがない場合、Ｙ社としては困ってしまいます。
しかし、何か、Ｙ社の反論（抗弁）ができないかを考えてみます。
事前の取り決めがない場合
（１）消尽論
まず、消尽論はどうでしょうか。
Ｘ特許権が、Ｘ部材のそのものの発明に関するものであれば、その販売により、消尽すると言えそうです。
しかし、Ｘ部材を使用したＹ製品を製造した場合や、Ｘ部材を使用したＹ方法との関係でも、Ｘ特許権が消尽したというのは、消尽論の前提となる二重の利得とはいえず、難しそうです。
ただ、Ｘ部材が、「のみ品」（特許法１０１条１号）のような場合であれば（たとえば、「のみ品」を組み込んだ完成品が、ほとんど、「のみ品」だけの価値と評価されるような特定の場合であれば、Ｘ社が「のみ品」と「完成品」で、二重の利得が生じてしまうから権利行使は許されるべきないとして、）消尽を認めるという理屈もあり得るかもしれませんが。
（２）黙示の合意／許諾
事前の取り決めがある場合に説明した、①明示的なライセンス契約や、②部品供給契約における権利不行使条項（バックグラウンド特許（権）を行使しない旨の条項）がないものの、Ｘ社とＹ社との間で、なお、黙示の実施許諾があったんだという主張です。
Ｙ社：「いやいや、お宅（Ｘ社）からお宅の部材（Ｘ部材）を購入したのは、
お宅（Ｘ社）とのこれまでのやりとりからわかるように、Ｘ社の特許発明を
実施することが大前提じゃないですか！」
というような場合です。
これは、特許発明の内容や、Ｘ社からＹ社へのＸ部材の供給契約の実質的な内容（どのような前提でなされたか）等の様々な事情で決まるのでしょうね。
余談ですが、弁護士の最後の理屈（あがき）として、後述する信義則違反／権利濫用論があります。特許法の分野でも、当事者の合理的意思解釈を前提とした、黙示の許諾論というのは、意外に登場する（登場させざるを得ない）場合があります。
以前に検討した、優先権主張の問題でも、黙示の合意は登場しました。正確には、やむなく登場させました。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
最近、ＥＰＯの異議申立て（Opposition）で、優先権の承継がちゃんとなされていないという主張は、大変さかんなようですね。
たとえば、仮出願など第１国出願が２０１３年以前の米国で（発明者が出願人）、これを基礎としてＰＣＴ出願をし（発明者が所属する会社が出願人）、ＥＰで特許になったような場合です。
承継に関する準拠法との関係でも大変面白いです。ヨーロッパでも、優先権の承継の判断が大変厳しい国があったりします。
少し、余談でした。
（３）信義則違反／権利濫用
Ｘ社とＹ社との間の契約で、たとえば、Ｘ社が自らの特許権行使を明示的に留保していたような場合（「Ｘ社は、Ｙ社に対し、本契約により、Ｘが保有する特許権に関し、何らの実施権を許諾するものではないことを確認する。」）は、明示的に、ライセンス許諾を排除している以上、「黙示の合意／許諾」論は、使えないかもしれません。
しかし、「（２）黙示の合意／許諾」で述べたような事情の下で、Ｘ社がＹ社に、Ｘ特許権を行使するのは余りにも不当だろう、ということであれば、なお、信義則違反（民法１条２項）ないし権利濫用の抗弁（民法１条３項）が成り立つ場合もあるかもしれません。
翻って、消尽論というのは、特に、（均等論のように、）特許法の規定があるわけではなく、判例理論ですが、それを認める根拠（二重の利得の防止）とかの関係で、今回の事例のような場合では、あまり、消尽論の適用を拡げ過ぎない方がよさそうです。
まぁ、そうすると、結局、（結論の妥当性を見た上での）信義則違反やら権利濫用論になるのかもしれません。まぁ、弁護士としては、総合考慮型の規範的要件を議論するの大好きなので、あまり、理論的ではなくても、大いに結構です。
最後に
上記のお話、間違ってたらごめんなさい。そして、ご指摘ください。
しかし、あんまり、細かな話ばかりすると、ブログとしては万人受けせず、いまいちかもしれません。
しかし、私がブログを始めたのは、「当時、自分がどのように考えていたか」、大袈裟にいえば、「当時、自分がどう生きていたか」を残すという目的がありますので、まぁ、いいですよね。
