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特許実務-間接侵害(製造方法の発明で、実施許諾がある/ない場合)

はじめに

 

  最近は、部品・部材の供給・納品と間接侵害についての記事を連続していますが、前回に引き続き、間接侵害の話題です。

 

masakazu-kobayashi.hatenablog.com

 

事案

 

 先の業務委託先でのプレゼンでも事案として取り上げた事例なのですが、

 

 ① X社は、ある製造方法の特許権を有しており、

           P社に実施許諾していない。

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           P社に実施許諾している。

 ② X社は、その製造方法に使用する材料を、P社に納入している。

 ③ Y社も、その製造方法に使用する材料を、P社に納入している。

 

という事例で、X社は、Y社に間接侵害を問えるか?、という問題です。

 

実施許諾がない場合

 

 まず、①のP社に実施許諾がない場合は、X社からすると、

 

 ・P社は、直接侵害者、

 ・Y社は、その製造方法に使用する材料が、のみ品や不可欠品(特許法101条4号、5号)であれば、間接侵害者、

 

 になり得ます。

 

実施許諾がある場合

 

 次に、P社に実施許諾がある場合には、P社は直接侵害者に当たりません。

 正確に言うと、X社がP社を直接侵害で訴えても、請求原因は認められますが、実施許諾の抗弁により、請求は認められません。

 

 それでは、X社に対して、のみ品や不可欠品にあたるとして、間接侵害を問えるでしょうか。

 

 ここで、独立説従属説というのがあって、直接侵害が成立しない場合でも間接侵害と問える場合があると考えるのが独立説直接侵害が成立することを間接侵害の成立の要件とする従属説があります。

 

 独立説: 直接侵害(✖) → 間接侵害(〇となり得る)

 従属説: 直接侵害(✖) → 間接侵害(原則として、✖) 

                ※ただし、家庭内での実施の場合など(〇)

 

 今回のような事例(実施許諾がある場合)では、従属説の立場からはもちろん、独立説の立場からも、間接侵害は成立しないとする立場が多数説のようです。

 

 そうでないと当該部材は、特許権者ないし特許権者から許諾を受けている業者からでないと購入できないことになってしまうからでしょう。

 

 そうすると、本件の事例では、P社への実施許諾がある場合、X社は、Y社に間接侵害を問えないという結論になりそうです。

 

不公正な取引方法

 

 そうすると、X社としては、製造方法の発明をP社に許諾しているところ、部材等は、X社から独占的に買ってもらいたいので、そのような契約をしたくなりませんか?

 

 ・製造方法の発明に使用する材料は、X社のみから、購入すること。

 ・Y社などのライバル会社からは部材等を買わないこと。

 

 しかし、これは独禁法上の問題を生じる場合があるので注意です。

 

www.jftc.go.jp

 

 上記の指針の一部を下記のとおり引用します。

 

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4 技術の利用に関し制限を課す行為

 ある技術に権利を有する者が、当該技術の利用を他の事業者にライセンスをする際に、当該技術の利用に関し、当該技術の機能・効用を実現する目的、安全性を確保する目的、又は、ノウハウのような秘密性を有するものについて漏洩や流用を防止する目的で、ライセンシーに対し一定の制限を課すことがある。これらの制限については、技術の効率的な利用、円滑な技術取引の促進の観点から一定の合理性がある場合が少なくないと考えられる。他方、これらの制限を課すことは、ライセンシーの事業活動を拘束する行為であり、競争を減殺する場合もあるので、制限の内容が上記の目的を達成するために必要な範囲にとどまるものかどうかの点を含め、公正競争阻害性の有無を検討する必要がある。

(1) 原材料・部品に係る制限

 ライセンサーがライセンシーに対し、原材料・部品その他ライセンス技術を用いて製品を供給する際に必要なもの(役務や他の技術を含む。以下「原材料・部品」という。)の品質又は購入先を制限する行為は、当該技術の機能・効用の保証、安全性の確保、秘密漏洩の防止の観点から必要であるなど一定の合理性が認められる場合がある。
 しかし、ライセンス技術を用いた製品の供給は、ライセンシー自身の事業活動であるので、原材料・部品に係る制限はライセンシーの競争手段(原材料・部品の品質・購入先の選択の自由)を制約し、また、代替的な原材料・部品を供給する事業者の取引の機会を排除する効果を持つ。したがって、上記の観点から必要な限度を超えてこのような制限を課す行為は、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(一般指定第10項、第11項、第12項)。

 

赤字は私が付しました。

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 つまり、製造方法の発明の実施許諾(ライセンス)にあたり、機能・安全性又は秘密漏洩防止といった合理的な理由がある場合(つまり、他社製の部材では、機能・安全性が確保されていない場合や自社の秘密が漏洩してしまうことを防ぐため)に、ライセンサーであるX社の部材のみを買うようライセンシーであるP社との間で取り決めをすることは問題なさそうですが、逆に、そのような合理的な理由がないと、公正競争阻害性(公正な競争が阻害されてしまう性質)があると認められ、不公正な取引方法になってしまう可能性があります。

 

 注意しましょう。

 

最後に

 

 間接侵害って、色々問題があって面白いといえば面白いですね。

 均等論と比べて、事務所で仕事をしていても、さほど相談は多くない印象でした。

 

 でも、業務委託先では、部材・材料・モジュールを供給したり、供給を受けたりすることが多いので、日ごろから悩みが多いそうです。

 

 私もまだ十分理解できていないところがありますので、間違ってたら、こっそりコメントで教えてください。

 

 

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