はじめに
今回は、前回記事にした論文問題の答案構成を検討したいと思います。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
論文問題
甲は、「１０％以下の物質Ａを含むＰ化合物」の発明について、平成２７年３月１日に特許出願し、平成３０年３月３０日に特許権の設定登録がなされた（以下「甲特許権という。）。同特許発明は、従来技術であるのＰ化合物に物質Ａを適量添加することにより、従来見られなかったα効果を奏するというものである。
明細書の発明の詳細な説明の実施例においては、物質Ａを含まないＰ化合物との比較例、及び、物質Ａをそれぞれ１０％、９％、８％、７％、６％を含むＰ化合物の実施例との間での定量的なα効果の違いについて説明されていた。
なお、後述のβ効果についての説明はなかった。甲は、平成３０年５月１日から物質Ａを５％含むＰ化合物（以下「甲製品」という。）の製造・販売を開始した。
乙は、「４％以上５％以下の物質Ａを含むＰ化合物」の発明について、（α効果とは異質の）臨界的意義を有するβ効果を奏することを発見し、平成３０年２月１日に特許出願をし、令和元年５月１日に特許権の設定登録がなされた（以下「乙特許権」という。）。
乙は、令和元年６月１日から物質Ａを５％含むＰ化合物（以下「乙製品」という。）の製造・販売を開始した。
甲、乙が、それぞれ、甲製品、乙製品の製造・販売を支障なく継続したい場合、甲、乙は、如何なる法的手段を採り、如何なる主張をすることができるか。また、それに対する反論・再反論もあれば検討せよ。
答案構成案
１．甲の乙に対する法的主張
・甲の主張［請求原因］（乙製品が、甲特許権を侵害している。）
・乙の反論［否認］
（乙製品は、β効果を奏する甲特許発明のＰ化合物とは全く異質のものだから、
甲特許発明の技術的範囲に属しない。ちょっと苦しいか？）
・乙の反論［抗弁①］（特許無効の抗弁－記載要件違反の無効理由）
① サポート（６％未満についてサポートなし？）
② 実施可能（６％未満について実施可能［作り方、使い方］？）
③ 不明確（１０％「以下」）
※上限又は下限だけを示すような数値範囲限定がある結果、不明確となる場合
（審査基準）
・乙の反論［抗弁②］（特許無効の抗弁－新規性欠如の無効理由）
・クレームは０％を含むところ、物質Ａを含まないＰ化合物は従来技術であり、
新規性なし。
・甲による訂正の再抗弁は難しそう（実施例は６～１０％）
・乙：前記無効理由に基づき、無効審判
※異議申立て期間は既に経過か？
２．乙の甲に対する法的主張
・乙の主張［請求原因］（甲製品が、乙特許権を侵害している。）
・甲の反論［抗弁①］
（特許無効の抗弁－甲公開公報に基づく、新規性欠如の無効理由）
→乙の反論（もはや全く異質の化合物）
・甲の反論［抗弁②］
（先使用の抗弁・・・出願前の事業の準備をしていたら。
本問からは必ずしも明らかでない。）
・甲：前記無効理由につき、無効審判、（期間内であれば）異議申立て
３．その他
甲・乙が、それぞれ、物質Ａを含むＰ化合物である甲製品・乙製品を
独占したい場合には、相手方の特許を無効にする（無効の抗弁を成立させざる）
を得ない。
お互いに各製品を販売するということで合意しょうとするのであれば、
甲・乙の間でクロスライセンス契約を締結する。
若干の説明
・この手の問題は要件事実を意識して書いた方が答案がスッキリする（実務も同じ）。
・乙の否認は、化学分野だとしても、苦しいか？
・記載不備の要件は、実務的過ぎかも（ただし、実務というには簡略化し過ぎだが）
・乙の新規性欠如の無効理由は、形式的（トリッキー）過ぎか？
（「１０％以下」と言っても、物質Ａを規定している以上、０％は含まないという
のがクレーム解釈の前提かも。）
・本問は、無効理由との関係で、「日付の前後」を意識する必要がある
（甲発明の公開時期、甲の先使用の抗弁など）。
・特許庁への手段（無効審判、特許異議申立て）も忘れずに。
・結局、クロスライセンス契約か。基本発明と利用発明との関係を意識。
自作で、十分検討できていないかもしれないので、ご批判ございましたら、お寄せください（適宜、修正します。）。
