はじめに
今回は、私の外部セミナーでよく扱う他社特許対応について説明したいと思います。
厳密には、特許という用語は、審査官等がする行政処分なので、他社特許権対応か他社特許発明対応でしょうか。
昔の下記記事を見たら、特許、特許権、特許発明の用語をちゃんと区別して書くというが本物の特許弁護士とか書いてありますね。
実際、特許権や特許発明の代わりに、単に特許と使った方がキャッチーなので、たとえば「米国特許」といったのように使ってしまうのですが、来月からの筑波ロースクールでの知的財産法演習では、厳密な用語方法を心掛けたいと思います。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
様々なフェースにおける他社特許権に対する対応
（１）ウォッチング（他社出願に係る発明の監視）
出願から１年６月を経過すると出願が公開されますので、他社がどんな出願をしたかが明るみになります。
具体的には、J-PlatPatなどを使えば、他社の出願に係る発明の内容（クレームや明細書）だけでなく、審査過程の書類（意見書、補正書等）も無料で確認することができます。
ちなみに、外国出願の場合は、私は、EPOのEspacenetを使っています。これも無料で、出願に係る発明の内容や審査過程の書類を見ることもできます（Oppositionも）。
ここで、注意しなければならないのは、権利範囲を画するクレームは、時とともに（審査過程において）、変化し得るということです。
権利範囲が変わるというのは、民法で規定される一般的な権利ではあまり見られません。
ですので、公開後の時点でのクレームが、たとえ自社製品に抵触していないとしても、その後、クレームの補正により抵触する可能性があるので、注意です。
そうすると、まだ、公開され、審査されていない段階で、将来、（明細書の記載の範囲で）どのようなクレームに補正されるかは予想するのが難しところですが、一つの手がかりとしては、従属項（従属クレーム）でしょうか。
従属項の意義については、以前下記の記事で扱いました。
masakazu-kobayashi.hatenablog.com
クレームに対する自社製品の抵触の有無（充足性）については、原則として、全てのクレームの構成要件を満たす場合に抵触することになりますが、それ以上の説明（クレーム解釈や、例外的な場合にあたる均等論や間接侵害）は、それだけで本が一冊書けてしまうので、また、別の機会にトピックを絞って説明したいと思います。
とりあえず、充足性の理解については、下の絵のような感じでしょうか。
（２）情報提供
他社の出願に係る発明の内容を精査し、自社の製品に抵触し得る可能性があった場合には、当該発明について特許査定されることを阻止するため、特許庁に対する情報提供制度があります。
具体的には、当該発明の新規性や進歩性を否定する先行文献を提出することができます。
特許庁の説明によると、「情報提供を受けた案件の７３%において、情報提供された文献等が拒絶理由通知中で、引用文献等として利用」されているとあります。
結構、提供した文献が利用されているのですね。
しかし、説明文中の「引用文献等」の「等」の文字が若干気になります・・・。拒絶理由を構成する引用文献だけでなく、その他の先行技術文献として参考のために挙げたものも含むとしたら、実際にはそれほど利用されていないかもしれません。
いずれにしても、他社の発明について特許査定を阻止するために、情報提供は大いに利用しましょう。
私は元審査官だったので、覚えていますが、情報提供がたくさん出ていると、これは重要な案件なのかなぁと思い、より慎重に判断しなければという気になりました。全く気にしない審査官もいるかもしれませんが・・・。そういう意味でも、情報提供は意味があるかもしれません。
（３）異議申立て、特許無効審判
残念ながら、他社の出願に係る発明について特許査定になってしまった場合には、特許公報発行日から６か月以内であれば特許異議の申し立て、その後でも、特許無効審判を請求することができます（特許法１１３条、１２３条）。
異議申立て制度については、復活したけど、あんまり活用されていないようです。
無効審判の数も減っているし、んー、もっと活性化（弁護士・弁理士の商売に）してもらいたいところです。
（４）設計回避
特許査定の阻止や特許を無効とすることが難しそうな場合には、自社の製品の設計回避を検討する必要があるかもしれません。
その場合も、公開から特許査定までの間に、補正等によりクレームが変化しますので、注意が必要です。また、特許査定後も、訂正審判でクレームが変化（減縮）する場合もあります。
設計回避については、コスト面との兼ね合いということになりますが、①頑張って何が何でも特許をつぶすために無効資料調査にコストをかけた方が良い場合もあるかもしれませんし、②コストが比較的安く、設計回避がしやすいれば、設計回避をした方が無難かもしれません。
②の場合には、設計を回避した（クレームを充足していないこと）について、もし将来紛争になってしまった場合に備えて、ちゃんと証拠化しておく必要があります。
特に、数値限定発明のような場合には、明細書に書かれた実験条件等に基づいて得られた（クレームの数値範囲には入らない）測定結果を残しておく必要があります。
しかし、明細書に実験条件などが一義的に明確に書いていない場合には、前述した（１）での抵触性の判断においても、（４）設計回避の場面においても、非常に問題になりますよね。
この実験条件やら数値限定発明というのは（パラメータ発明も含めて）、非常にやっかいなので、また、別の機会に説明したいと思います。
どのような設計回避の証拠を残しておくかについては、色々なレベルがありますが、一般的に、証明力が「高い→低い」順番として、①公証人による事実実験公正証書、②第三者機関による実験報告書、③第三者（その分野の大学教授など）が立ち会った実験報告書、④自社内での実験報告書、が考えられます。
私も、昔は、これらに良く立会いました（最近あまりありませんが）。
（５）ライセンス、譲受等
これもコストとの兼ね合いですが、設計回避が難しい場合には、特許権者から①ライセンスを得たり、②当該特許権の譲渡を受けたりという選択肢もあります。
しかし、これは、他社から警告状などの具体的なアプローチがあった場合かもしれません。
他社から警告状（C&D Letter）の見極めについては、また、別の機会に説明したいと思います。
（６）カウンター特許の準備、利用発明の特許権取得
アグレッシブには、①他社に対するカウンター特許を自社内で探す、あるいは、他社から買うこと、また、②他社の特許発明について利用発明をとることによって、後に他社と交渉するという手があります。
①に関して、同業他社なら自社内でカウンター特許を探し出せるかもしれませんが、（事業の範囲が異なり、）他社の製品に関する特許権を持っていない場合には、第三者から買うことも検討しなければならないかもしれません。
②に関して、利用発明の取得については、前出の過去記事である特許入門１２（従属項の意義）で少し説明したような気がしますので、ご参考ください。
まとめ
他社の出願に係る発明について、特許査定が出るまで、（１）ウォッチングをし、（２）特許庁に特許査定を阻止すべく情報提供をし、あるいは、特許査定となってしまったら、（３）特許異議の申し立て、特許無効審判をし、あるいは、（４）設計回避をし、（５）場合によっては、他社からライセンスや譲渡を受け、（６）他社と戦うなら、カウンター特許の準備や利用発明の取得を考える必要があります。
